Laten we bij het begin beginnen: om inbreuk te maken op een merk, moet er eerst een merk bestaan. Dat klinkt erg logisch, maar wat is precies een merk? Stel, ik besluit vandaag om een bloemenzaak te starten onder de naam:
Heb ik dan een merk? In het normale spraakgebruik misschien wel, maar juridisch gezien ligt dat anders. Een merkrecht ontstaat pas nadat het is gedeponeerd (ingediend) én ingeschreven. TMview is een eenvoudige website om merkregisters van allerlei landen en regio’s, zoals de EU en de Benelux, te doorzoeken. Pas als een merk daarin voorkomt (en niet verlopen is) gaan we door naar de volgende stap: wel of geen inbreuk.
Als we hebben vastgesteld dat het merk is ingeschreven, komt meteen de tweede vraag: in welk land, of in welke regio, is het merk ingeschreven? Wie bijvoorbeeld een Amerikaans merk heeft, kan in de Verenigde Staten tegen inbreukmakers optreden. Maar (in principe) niet in Nederland.
Voor ons land zijn vooral de Benelux en de EU van belang. Als we het in Nederland over ‘inbreuk’ hebben, gaat het dus bijna altijd om inbreuk op basis van Benelux- of EU-merkenwetgeving.
We hebben nu de eerste twee hobbels genomen:
Dan komt nu de vraag waar het allemaal om begon: er is misschien sprake van een merkenrechtelijke botsing? Daarbij spelen twee begrippen een belangrijke rol. Het eerste begrip is het merk en het tweede begrip is het teken.
Laten we even teruggaan naar het voorbeeld van bloemenzaak ELYSE, waarbij we er gemakshalve van uitgaan dat dit merk in de Benelux is ingeschreven. ELYSE is dan het merk. Als er nu een andere bloemist komt die die een zaak opent onder de naam ELLIS, dan is ELLIS het teken dat misschien inbreuk maakt.
Om te beoordelen of er is sprake is van inbreuk, bestaan er verschillende categorieën: a, b, c en d. Hiermee wordt verwezen naar de letters in de Benelux-merkenwet waaronder ze zijn gerangschikt.
Stel dat de concurrerende bloemist waarover we zojuist spraken, nog een tikkeltje brutaler blijkt te zijn. Bij nader inzien besluit hij namelijk om exact dezelfde naam en exact hetzelfde logo te gaan gebruiken. Dan ontstaat de volgende situatie:
In juridische terminologie spreken we dan van een teken dat gelijk is aan het merk, en dat gebruik wordt voor dezelfde waren of diensten.
Deze vorm van merkinbreuk is vaak verbonden met piraterij, denk aan namaakschoenen van Nike of aan illegale sigaretten die onder de naam Marlborough worden verkocht. Inbreuk is in dat geval geen punt van discussie.
Nu het volgende geval. De concurrerende bloemist vindt het één op één overnemen van de naam ELYSE toch wat te ver gaan. Daarom blijft hij gewoon bij de naam ELLIS, en past ook het logo wat aan. Bovendien gaat hij geen bloemen meer verkopen, maar tuinartikelen. Wij hebben het dus over dezelfde of soortgelijke waren of diensten. De situatie ziet er dan als volgt uit:
De inbreuk-vraag wordt dan een stuk lastiger. Dit is dan ook de categorie waar veel van de conflicten zich in afspelen. Wanneer zo’n kwestie uiteindelijk voor de rechter komt, dan kijkt deze vooral naar de mogelijkheid van verwarring. Kan het publiek in verwarring raken door de gelijkenis tussen merk en teken? Daarbij wordt gekeken naar de totaalindrukken. Dat wil zeggen: je moet het merk en het teken als geheel bekijken en niet inzoomen op één of meer specifieke elementen die juist verschillend of hetzelfde zijn. Om deze abstracte vraag wat concreter te maken, volgen hier een paar punten die in de praktijk een belangrijke rol spelen:
In ons voorbeeld gaat het om bloemen enerzijds en tuinartikelen anderzijds. Daardoor gaan overeenkomsten tussen merk en teken (iets) minder zwaar wegen dan wanneer het om twee bloemisten zou gaan.
Categorie C bestaat speciaal voor bekende merken. Wanneer zulke merken worden geïmiteerd, dan is dat voor de merkhouder vaak nadelig. De wet noemt de volgende schadelijke acties:
Het is daarbij niet nodig dat het om (ongeveer) dezelfde waren en diensten gaat. Wie fietsen gaat produceren onder de naam COCA COLA of KOKA KOLA maakt daarmee inbreuk op het merk COCA COLA, ook al gaat het om totaal andere producten. Door het teken COCA COLA / KOKA KOLA te gebruiken, wordt er namelijk meegelift op de bekendheid van het merk COCA COLA. Je zou daarnaast ook kunnen zeggen dat COCA COLA hierdoor minder herkenbaar wordt, zeker als iedereen deze naam zomaar zou kunnen gebruiken, en dat het tot reputatieverlies leidt.
Wanneer ELYSE uiteindelijk een grote, bekende bloemisterij-keten zou worden, dan zou het kunnen optreden tegen, bijvoorbeeld, het onderstaande teken. Het maakt dan niet uit of dat teken voor bloemen, hijskranen of ondergoed wordt gebruikt:
Natuurlijk blijft wel de vraag wat een bekend merk is. In de rechtspraak is bijvoorbeeld bepaald dat KING (pepermunt) en KATJA (snoep) bekende merken zijn in de Benelux. Aan de andere kwam dat voor RAILPRO (railinfrastructuur) niet vast te staan. Een merk komt dus niet zomaar in aanmerking voor bescherming op grond van categorie C.
Overigens houdt categorie C ook rekening met een mogelijke geldige reden voor het gebruik. Denk aan een BMW-dealer die het merk BMW wil kunnen gebruiken. In dat geval is er alsnog geen sprake van merkinbreuk.
Tot nu toe zijn we er steeds van uitgegaan dat de inbreukmaker het teken gebruikt voor zijn waren of diensten. Maar wat nu als dat niet zo is? Denk aan:
Ook in dat geval wordt gekeken of er sprake is van meeliften, aantasting van de herkenbaarheid, of aantasting van de goede naam (zie hierboven onder categorie C). En ook in dit geval kan er sprake zijn van een geldige reden, waardoor er geen inbreuk wordt aangenomen. Bijvoorbeeld: de vergelijkende reclame was toegestaan, of de demonstrant mocht naar het merk verwijzen om kritiek te uiten op het bedrijf. Overigens is merkinbreuk binnen categorie D altijd mogelijk, ongeacht of het om een bekend of een onbekend merk gaat.
De vraag of inbreuk wordt gemaakt op een merk is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. In sommige gevallen, zoals bij piraterij, ligt de conclusie voor de hand. Maar op andere momenten laat de afloop zich moeilijker voorspellen. Juist dan kan een goede onderbouwing en een krachtige argumentatie van grote invloed zijn op de uitkomst.
♦ Eerste vraag: is er überhaupt een merk geregistreerd? Let op: dit moet afzonderlijk gedaan worden per land of regio.
♦ Als er wél een merk geregistreerd is, kan er op verschillende manieren inbreuk worden gemaakt. Deze categorieën worden vaak aangeduid als A, B, C en D.
♦ Categorie A: merk wordt één op één gekopieerd voor dezelfde waren (producten) of diensten. Denk aan piraterij. Inbreuk is vaak een uitgemaakte zaak.
♦ Categorie B: gelijkenis. Het moet gaan om dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Er is sprake van inbreuk als het publiek door de gelijkenis in verwarring kan worden gebracht. Dit wordt bepaald op basis van de totaalindrukken. Belangrijke punten waarop gelet wordt: overeenstemming qua uiterlijk, qua klank en qua betekenis.
♦ Categorie C: imitatie van een bekend merk. Hierop kan een beroep worden gedaan als op het bekende merk wordt meegelift, als de herkenbaarheid wordt aangetast, of als het schadelijk is voor de goede naam. De imitatie hoeft niet één op één te zijn, en het is ook niet nodig dat de waren of diensten hetzelfde of soortgelijk zijn. Soms kan er een geldige reden bestaan waardoor er géén sprake is van inbreuk.
♦ Categorie D: niet voor waren of diensten. Ook hier gaat het om meeliften, aantasten van de herkenbaarheid, of beschadigen van de goede naam, maar dan op andere manieren. Denk aan vergelijkende reclame of een parodie. Het merk hoeft niet bekend te zijn. Ook in deze categorie is er geen sprake van inbreuk als er een geldige reden voor het gebruik bestaat.
Licentieovereenkomst opstellen? Dit zijn de valkuilen en aandachtspunten… Introductie: licentieovereenkomst Je besluit dat een buitenlands bedrijf onder jouw merknaam producten op de markt mag brengen.
Wordt jouw product nagemaakt? In dit blog bespreken we de juridische beschermingsmogelijkheden van het auteursrecht, modelrecht, merkenrecht, octrooirecht en de leer van de slaafse nabootsing.
Er bestaan veel misverstanden over octrooien. Is een octrooi bijvoorbeeld iets anders dan een patent? En zijn octrooien altijd duur?
